商品中使用自己與他人商標 是商標使用還是說明性文字?

2018-08-24

李先生祖先早在清朝時代已開始經營蠟燭製造,產品諸如:蠟蕊、人造蠟、石蠟及白蠟都有。雖非大廠,但也足維持家中生活無虞。

 

 

李先生祖先在經營時,就已經發現沒有名氣的商品比較難有價格上的優勢。於是,李先生的爺爺在民國20年商標法開始施行後,便提出商標權的登記,登記註冊的圖樣文字是「旺來」二字。後隨著國民政府撤退來台,仍是經營相同的生意,且維持商標權使用。

 

陳先生與李先生經營相同的產業,也申請並取得圖樣文字為「五花牌」的商標。有一天,陳先生因其銷售的產品「光明燈」外型為鳳梨形狀,便在包裝上直接使用「旺來光明燈」為產品名稱,且和「五花牌」商標上下並列。

 

李先生發現陳先生的產品包裝中出現「旺來」二字,為捍衛自己的商標權,於是提出商標侵權訴訟,要求陳先生賠償其未經授權使用自己的商標的損害。經法院審理後,陳先生使用「旺來」二字並未侵犯李先生商標權。為何?

 

商標法第36條

下列情形,不受他人商標權之效力所拘束:

一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法,表示自己之姓名、名稱,或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明,非作為商標使用者。

二、為發揮商品或服務功能所必要者。

三、在他人商標註冊申請日前,善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限;商標權人並得要求其附加適當之區別標示。

 

附有註冊商標之商品,由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通,商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後,發生變質、受損,或有其他正當事由者,不在此限。

 

從商標法第36條第1項第1款中可發現,李先生對於鳳梨造型的光明燈,以「旺來」二字來描述自己商品之形狀,對於商品形狀所為之說明文字,用以形容商品之形狀與鳳梨相似,並非利用他人商標指示商品來源之功能,純粹作為商品本身之說明而非商標使用。而且,李先生也有使用「五花牌」之自我商標與「旺來」光明燈上下並列,更清楚知曉李先生使用「旺來」二字,並非是利用他人商標指示商品來源之功能。僅是作為商品本身之說明,符合商業交易習慣之誠實信用方法。

 

商標申請人當在申請商標前,必須注意設計的商標圖樣文字,是否會成為其他商品的形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明描述所用,除前述「鳳梨」以外,例如「蓮花」也可能成為宗教商品的形狀敘述。因此,設計商標圖樣文字時,仍應注意商標法第36條的不受他人商標效力所拘束的狀況。